Wanneer merk registreren

Hoelang de aanvraagprocedure voor een merkregistratie duurt, is o.a. afhankelijk van waar de registratie is aangevraagd. Omdat de daadwerkelijke duur sterk afhangt van hoe snel de behandeling bij de betreffende overheidsinstantie gaat, kunnen wij alleen een indicatie geven waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Gemiddeld duurt de aanvraagprocedure van een Benelux-merk zo’n 3 maanden. Voor de EU is dat gemiddeld 6 maanden.

Producten en/of diensten worden, conform een internationale afspraak, onderverdeeld in 45 klassen (categorieën). Bij het verrichten van een merkaanvraag is het belangrijk om de producten en/of diensten van dat merk nauwkeurig en volledig te omschrijven, zodat deze goed geclassificeerd kunnen worden. Het is één van de essentiële aspecten voor een goede beschermingsomvang van het merk.

Er zijn drie typen merken: woordmerken (alleen het woord), woordbeeldmerken (woord en beeld) en beeldmerken (alleen beeld). Hoe u uw merk het beste registreert, en of u alle typen hierin meeneemt, hangt af van hoe u het gebruikt. Gebruikt u bijvoorbeeld zowel de naam als het logo, dan is het, voor een optimale bescherming, verstandig om alle merktypen als merk te laten registreren.

Er zitten een aantal risico’s aan het gebruiken van een niet-geregistreerd merk. Wij zetten er hier slechts enkele voor je uiteen:

1. Wanneer u uw merk niet registreert, kunt u er niets tegen doen dat een ander uw merk (of een merk dat daar sterk op lijkt) gebruikt. Dit betekent dat wanneer u een goede reputatie hebt opgebouwd in de markt waarin u werkzaam bent, iemand anders daar gemakkelijk gebruik van kan maken;
2. U komt er ook niet achter of u niet (per ongeluk) bezig bent een merk op te bouwen dat merkinbreuk maakt op een ander geregistreerd merk. Besef dat u dus het risico neemt dat er op een slechte dag iemand met een schadevergoedingseis aan de deur kan staan. De juridische kosten die u dan maakt zijn een veelvoud van de kosten van een registratie. In dit soort situaties moet degene die inbreuk maakt namelijk alle juridische kosten van de andere partij vergoeden, naast de schadevergoeding die u moet betalen omdat u de merkhouder commerciële schade hebt berokkend;
3. Iemand anders kan zien dat u succesvol begint te worden en zien dat u uw merk niet hebt vastgelegd. Dit kan nadelige gevolgen hebben, omdat zij nu het merk kunnen vastleggen. Bij merkregistraties geldt immers: “wie het eerst komt, die het eerst maalt” (tenzij u voor de rechter kunt bewijzen dat iemand uw naam te kwader trouw heeft geregistreerd);
4. China: wij kennen (horror)verhalen van ondernemers die iets lieten maken in China bij leverancier A. Aangezien ze hun producten alleen in de Benelux op de markt brachten, hadden ze ook alleen een Benelux-merkregistratie. Nadat ze een keer spullen hadden laten maken in China bij een andere leverancier, bleken die in China niet door de douane te worden vrijgegeven omdat leverancier A hun merk had laten vastleggen. Wat doet u dan? Uw opties zijn beperkt: u kunt ofwel jaren procederen in China, ofwel leverancier A afkopen zodat u uw spullen op tijd hier kunt hebben. Voor slechts enkele honderden euro’s legt u uw merk in verschillende landen en/of regio’s vast en kunt u dit soort vervelende situaties voorkomen.

Wanneer u zelf een merkaanvraag indient, moet u ook zelf onderzoeken of er al een merk bestaat dat te veel lijkt op het uwe. Doet u dit niet zorgvuldig, dan loopt u niet alleen het risico dat uw aanvraag wordt afgewezen, maar ook dat u een schadeclaim of zelfs een stakingsbevel krijgt om direct te stoppen met het gebruik van uw merk. Bovendien kan het gebeuren dat u denkt dat uw merk onderscheidend is, terwijl de merkeninstantie het als beschrijvend beoordeelt.

Wordt uw aanvraag afgekeurd of verliest u een oppositie van een ouder merk, dan bent u de betaalde kosten kwijt. Dit gebeurt bij ruim 25% van de aanvragen en de bedragen kunnen, afhankelijk van het gebied en de klassen, flink oplopen. Ook het correct opstellen van de juridische omschrijving van uw producten en diensten is cruciaal: doet u dit niet goed, dan is uw merk onvoldoende beschermd. Alle reden dus om dit over te laten aan een ervaren merkenspecialist.

Veel ondernemers denken met de opkomst van AI dat ze zonder hulp van een jurist hun merk kunnen registreren, maar niets is minder waar.